Ici, le propos se limitera essentiellement à l’évaluation des dommages et intérêts (d-i) selon la responsabilité civile (art. 1240 et s. C.Civ.) pour indemniser le titulaire qui n’exploite pas son titre sur le marché, mais qui est lésé par une ou plusieurs contrefaçons.

Remarques

• Il paraît ici naturel de laisser la notion de « dommages punitifs » relever de la responsabilité pénale que ses juges apprécient dans l’intérêt général de l’ordre public.

Dans des rédactions parfois maladroites, les art. 45 et 13 des Adpic et Directive 2004/48 ont permis à certains de dire que les d-i devraient être réduits, si le contrefacteur condamné a cependant agi « sans le savoir », quand bien même les préjudices causés à sa victime dépassent ses bénéfices à « recouvrer » ou des « dommages-intérêts préétablis » [sic].

Mais au moins en France où son législateur a voulu exclure cette « circonstance atténuante de la contrefaçon de bonne foi », chacun s’accorde à tenter de remettre la victime dans l’état où elle aurait dû être si la contrefaçon n’avait pas existé.

• N’est pas non plus abordé dans cette note, les questions de compétence et de pouvoirs du juge par exemple français (FR) pour évaluer selon une ou plusieurs lois locales, les d-i dus pour des contrefaçons commises sur plusieurs territoires de l’UE, notamment celles d’un titre unique comme la marque ou le modèle UE.

• Les textes français [L 331-1-3, 521-7, 615-7, 716-4-10 et 722-6 CPI] sont identiques quel que soit le droit en cause ; pourtant leur objet diffère entre eux, notamment celui de marque qui ne confère a priori aucune protection sur le produit ou le service qu’elle désigne.

Toutes les victimes sont ici envisagées, même s’il s’agira essentiellement de celles de la contrefaçon de brevet.

Comme par le passé, ces textes n’excluent aucun dommage, dès lors qu’il est réel, imputable à la contrefaçon, et à la condition que le juge en soit convaincu par les éléments de preuve que lui soumet la victime, elle-même souvent démunie à supporter une telle charge.

Mais dorénavant, c’est sous le contrôle de la Cour de Cassation que nos juges doivent de manière motivée apprécier ces directions données par ces textes.

• Sans doute faudrait-il ici aussi, garder à l’esprit les attributs essentiels du droit exclusif opposable à tous :
• le droit de mettre seul dans le commerce,
• le droit d’interdire et/ou le droit à récompense.

• Reste une précision importante à apporter sur la réalité des conséquences économiques négatives de la contrefaçon : si le titulaire n’exploite pas son titre, il peut en réalité le faire exploiter sur un marché industriel ou commercial, par un tiers qu’il aura autorisé à certaines conditions.

Il est donc nécessaire d’envisager pour cette victime qui n’exploite pas elle-même, deux situations distinctes : aucun licencié n’exploite ou au contraire son licencié exploite le titre en cause.

Car dans ce cas-là, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon ne sont certainement pas les mêmes ; et elles ne devraient pas pouvoir être cumulables (voir infra).

Indemnités ou forfait ?

• Tous ces textes du CPI reprennent à leur premier alinéa (al. 1), les deux critères connus depuis toujours pour évaluer les indemnités dues à la partie lésée : le manque à gagner et la perte subie.

Un manque à gagner est un gain certainement manqué, mais il n’a pas été réellement éprouvé.

C’est le cas par exemple :

• des gains manqués que l’exploitant aurait pu avoir fait sur la commercialisation de la masse contrefaisante (alors que pour faire face à ceux pratiqués par le contrefacteur, il a également dû abaisser ses prix perdant ainsi sur ses propres ventes une partie de ses profits) ;

• de la redevance manquée que le contrefacteur sur son chiffre d’affaires aurait dû avoir payée au titulaire qui n’est pas sur le marché, s’il lui avait loyalement demandé une licence (alors que la redevance perdue par le titulaire serait celle que son licencié ne lui a effectivement pas payée sur le chiffre d’affaires complémentaire qu’il aurait réalisé s’il avait pu commercialiser la masse contrefaisante). (voir également infra)

Depuis toujours, nos juges prennent en considération les bénéfices (bruts, semi bruts et/ou nets) des contrefacteurs, ne serait-ce que pour évaluer le taux cette redevance manquée, aux environs du quart (et parfois du tiers) des gains qu’un licencié peut espérer retirer de sa licence. Cette considération pouvait également les conforter dans la réalité économique des gains manqués que l’exploitant lésé par la contrefaçon invoque devant eux.

Dans les deux cas, il s’agit bien d’une redevance indemnitaire, à laquelle il convient d’intégrer, comme le précisait notre Cour de Cassation, tous les autres avantages que la licence aurait pu avoir apportés à son donneur (efforts de mise au point et de lancement, qualités des objets, connaissances du marché et de ses besoins, efforts de distribution et de promotion, image de marque etc…).

• Pour les premières fois en 2007 et 2014, c’est dans leur second alinéa (al. 2) que ces textes instituent le forfait à la demande de cette même partie lésée.

Et ces textes visent expressément le caractère alternatif de ce choix ; autrement dit choisir l’une des branches de cette alternative, c’est bien sûr renoncer à son autre branche. (voir également ci-après)

Mais parodiant cette redevance indemnitaire manquée, le législateur caractérise ce forfait comme étant constitué :

• par le prix de l’autorisation, même si cette licence est a posteriori,

• augmenté d’un coefficient :
  • certainement pour compenser les avantages qu’un contrefacteur même licencié a posteriori n’a pas pu avoir procurés au titulaire,
  • dont la Cjue rappelle cependant que si le doublement dépasse clairement et considérablement le préjudice, il pourrait alors constituer un abus de droit interdit par l’art. 3 de notre Directive [Cjue 25 janvier 2017, Oławska Telewizja Kablowa / Filmowców Polskich (§ 31) C:2017:36],

• mais dont la victime a néanmoins la charge de la preuve (sans toutefois avoir à dévoiler surtout à un concurrent illégitime, ses propres profits ou pertes, et/ou autres modes d’exploitation de son objet protégé), le juge FR s’interdisant de son côté à prendre en considération ses connaissances personnelles (sauf si elles sont notoires).

Il conviendrait ici d’observer qu’en principe, le pouvoir d’autoriser ou d’interdire l’exploitation d’un titre est entre les mains du seul titulaire. Certes la licenciée exclusive peut à certaines conditions agir en contrefaçon, et en toute hypothèse exiger de son donneur de licence à être seule sur son marché.

Au contraire la licenciée non-exclusive a accepté de ne pas y être seule ; elle n’a donc pas le pouvoir d’interdire une exploitation par un tiers ; elle ne pourrait donc pas en faire payer le prix pour lever cette interdiction.

On pourrait donc se demander si ce prix de l’autorisation composant ce forfait est due à la partie lésée, lorsque celle-ci ne dispose pas de ce droit d’interdire, surtout si en dehors du contrefacteur, elle n’est pas la seule à occuper le marché.

• Prenons maintenant l’hypothèse du titulaire qui par exemple à ses filiales, reconnait avoir donné une licence gratuite.

Dans ces conditions, la contrefaçon ne semble pas lui avoir causé un dommage, ni fait perdre une redevance, que ses licenciées ne lui aurait pas plus payée si elles avaient pu commercialiser également la masse contrefaisante.

Mais rien n’interdit à ces filiales licenciées d’intervenir dans l’instance introduite par ce titulaire, pour demander la réparation de leurs propres préjudices.

A ce titre au moins en matière de brevet, si un écrit est exigé l’art. L 613-8 CPI, une confirmation écrite y compris pour le passé de ces licences même non inscrites dans le Registre à l’Inpi (voir, depuis 2008 au moins, l’art. L 613-9 § 3 CPI) et même en cours d’instance (selon la dernière jurisprudence parisienne), leur permet d’y intervenir pour réclamer leurs propres d-i.

Et dans ce cas-là, sur les gains manqués par ses licenciées sur la masse contrefaisante, le donneur de licence n’a-t-il pas néanmoins perdu une contrepartie, notamment en vertu de l’exploitation convenue de leurs entreprises ?

• C’est bien dans ce régime qu’à tous ses al.1, notre CPI guide dorénavant nos juges pour fixer les d-i.

D’ailleurs n’est-ce pas au-delà des théories juridiques, la réalité économique qui doit s’imposer dans cette évaluation des dommages réellement causés par la contrefaçon ?

Raisonnons un instant par l’absurde, ce qui pourtant, on va le voir, n’est pas éloigné de la réalité judiciaire.

En effet le juge parisien a cru pouvoir à certaines reprises accorder, ne serait-ce qu’à titre de provisions :

• une redevance (indemnitaire de l’ordre de 20% du chiffre d’affaires contrefaisant) à payer au titulaire par le contrefacteur

• et des gains manqués (évalués aux environs de 40% de ce même chiffre d’affaires contrefaisant) à payer à sa licenciée toujours par le même contrefacteur.

A 60%, cela revient à une véritable confiscation, au surplus du chiffre d’affaires !

Elle est sans doute disproportionnée et contraire à l’opinion de notre Cour de Cassation, qui a déjà rappelé que la confiscation des recettes devait au profit de l’auteur lésé se limiter à son préjudice réellement subi.

Un tel cumul des al. 1et 2 paraît illégitime sur ce même chiffre d’affaires du contrefacteur. Car les professionnels rappellent que c’est sur ces gains manqués de 40% qu’il faut retenir la part que la licenciée aurait eu à payer à son donneur si elle avait pu commercialiser cette masse contrefaisante.

Et inversement, si le contrefacteur a payé au titulaire le forfait des al. 2, constitué rappelons-le par un dépassement des redevances ou droits sur son chiffre d’affaires contrefaisant, il devient ainsi a posteriori autorisé par le titulaire. Il n’aurait donc plus à payer d’autres sommes au titre des indemnités des al. 1.

Conclusions

• Il conviendrait de déduire de ces observations, que le forfait supérieur au prix de l’autorisation (redevances ou droits dus) qu’à tous ses al. 2 notre législateur n’a institué qu’à « titre d’alternative », devrait être demandé par chacune des parties lésées, à défaut de quoi le juge restera tenu de n’appliquer que le régime des d-i de ses al.1.

Et ce forfait ne pourrait être accordé, que si aucune autre conséquence négative ni économique des al.1 n’aura été sollicitée, à l’exception bien entendu de l’indemnisation du préjudice moral que précisément le législateur a voulu ajouter à ce forfait de ses al.2.

Une telle solution semble bien être admise par tous, lorsque le titulaire exploitant seul le marché aura préféré renoncer à dévoiler ses gains manqués et/ou ses pertes subies ou encore ses propres efforts intellectuels, matériels et promotionnels des al.1, pour demander alors « à titre d’alternative », ce forfait des al. 2, sous réserves bien sûr de son préjudice moral.

• Ainsi, le titulaire dont le titre n’est exploité par quiconque, est en droit d’obtenir sur le chiffre d’affaires contrefaisant une redevance indemnitaire manquée des al.1. Notons ici qu’elle sera d’ailleurs généralement évaluée sensiblement de la même manière que le prix de l’autorisation des al.2.

Mais si le titre est exploité par sa licenciée, le titulaire devrait pouvoir réclamer, non pas une redevance sur le chiffre d’affaires du contrefacteur, mais bien tous les avantages qu’il aurait dû avoir reçus de sa licenciée, si elle avait pu commercialiser cette contrefaçon.

• Par conséquent, les titulaires et leurs licenciées devraient s’entendre sur leur manière d’être indemnisés par le contrefacteur, avant que l’un d’eux ne sollicite d’un juge le paiement du forfait institué aux al. 2.

Thierry Mollet-Viéville

avocat à la Cour – DTMV –

ancien président de l’Aippi et de l’Afppi